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从体例论的视角看专利有用宣布要求

2016-05-17    作者:    阅读数:21,499

本文荣获二〇一四年度实际功效奖一等奖
                                                     从体例论的视角看专利有用宣布要求
                                        A methodological review on patent invalidation request
                                                        文/王增鑫 闵磊

【择要】本文试图连系体例论,从专利有用宣布要求方的角度动身来看待若何处置一项专利有用宣布要求的题目。文中以简单先容须要的专利有用宣布要求的法令划定、法定法式为先导,进一步借助多个翔实的案例,从较为微观层面先容了专利有用宣布法式中证据检索的思惟架构,和拟定和操纵有用宣布要求具体来由的战略体例。
[Abstract] In this article, the author strives to analyze how to handle patent invalidation request problem using methodology and from a perspective of the requester party. Legal regulations and statutory procedures underlying the patent invalidation are explained in advance in this article. In later portion of this article, a number of detailed patent cases are presented to introduce from a macro aspect, methods of establishing evidence finding and collection and, of preparing and operating patent invalidation request strategy throughout the entire invalidation period.
【关头词】 专利有用 有用要求 有用宣布 有用战略 证据检索

差别于德国、美国两种专利有用宣布法式情势,我国的专利有用宣布法式与日本的做法类似,由作为行政构造的国度学问产权局专利复审委员会(相称于日本特许厅的审讯部)检查 。在我国,专利有用宣布法式作为绝对自力的法式可别离与专利要求、民事诉讼、行政诉讼等法式干系,常因专利侵权民事诉讼而起,是专利侵权民事诉讼案件中的原告化主动为主动,转而以专利有用宣布要求人的脚色匹敌专利权人的经常操纵路子。专利有用宣布要求的成果经常预示着民事诉讼案件的终局。专利权的存续与否,影响到基于该专利权的民事诉讼案件的胜负,进一步间接影响企业商战款式。专利有用宣布法式是以几近成为每场专利胶葛的必经法式 ,是兵家必争之地。要求方若何指挥若定以决胜于千里以外,正如一场出色的商战中的操盘者,担当着绝地还击的重担,是以,学习专利有用宣布要求的首要性显而易见。
今朝业内触及专利有用宣布法式的战略性课题的学习较为少见,偶有业内同业触及,多是连系民诉法从情势要件的角度动身停止清算,如左豪杰《专利有用宣布法式中操纵证据的战略》 一文和同达信恒公司《专利权有用宣布经常操纵战略简介》 一文,均偏重法令的套用。或有偏重实务层面的切磋,如《专利性检索的战略阐发》一文与《专利权有用宣布切磋》 一文,则尚嫌完善体系性和矫捷性。有鉴于此,本文实验连系体例论 (本文所称的体例论,简言之,便是用甚么样的体例、体例来懂得和处置专利有用宣布要求的题目。),从专利有用宣布案件中要求方的视角动身,在学习多份案例的底子上,对要求方主导专利有用宣布要求法式的通俗性体例停止开端切磋。
一、专利有用宣布要求的法定来由
从体例论的视角看待专利有用宣布要求,须要存眷作为法定来由的相干划定。按照《专利法实行细则》第六十四条第二款的划定,专利有用的来由是指被授与专利的发现缔造不适合专利法第二条、第二十条第一款、第二十二条、第二十三条、第二十六条第三款、第四款、第二十七条第二款、第三十三条或本细则第二十条第二款、第四十三条第一款的划定,或属于专利法第五条、第二十五条的划定,或遵照专利法第九条划定不能取得专利权。
上述来由是对要求宣布专利权有用来由的穷尽性划定。凡其来由不属于上述各项之一的有用宣布要求,专利复审委员会不予受理 。上述来由依其合用景象而矫捷操纵,此处仅扼要给出以便在后续会商中参考。对发现和合用新型专利而言,被遍及接纳的来由首要集合在《专利法》第二十二条,此中尤以“专利三性” 中的缔造性为著。“实际中以不具备缔造性为来由采纳一件专利要求或宣布一项专利权有用的景象多于以不具备新奇性采纳一件专利要求或宣布一项专利权有用的景象。” 是以,本文所阐述的有用宣布要求中所触及的体例也集合环绕缔造性睁开。
二、专利有用宣布要求的法定法式
从体例论的视角看待专利有用宣布要求,须要领会专利有用宣布要求停止的法定法式,较为首要的法式和时候节点包罗:
1、有用宣布要求的提出
按照《专利法》第四十五条的划定,专利有用宣布要求的提出日,能够或许是告诉布告之日起任什么时候候。“从时候条件来看,本条仅仅划定了能够或许提出有用宣布要求的时候出发点,即授与专利权以后;可是却不划定当时候起点,是以即便专利权因刻日届满而停止或在刻日届满之前就被停止,依然能够或许提出有用宣布要求。” 实际中,大都的有用宣布要求是基于要求人成为民事诉讼案件中的原告而还击提出的。这类景象下,出于民事诉讼案件中应诉战略的须要,凡是,专利有用宣布要求的提出,是在收到民事诉讼《应诉告诉书》之日起15天之争辩期内完成。通俗接纳向专利复审委员会晤交有用宣布要求书的体例以便疾速拿取《有用宣布要求受理告诉书》,以此为按照向民事法庭要求中断相干民事诉讼案件的审理。
2、增添来由或补充证据
自提起有用宣布要求之日起一个月内,为按照《专利法实行细则》第六十七条划定的增添有用来由或补充证据的时代,依法不得耽误。该时代也是要求人检索证据的最初时候段,在该时代,要求人需提出全数有用来由和证据,并连系来由和证据停止申明 ,不然相干来由和证据将能够或许被视为未提出 。别的值得注重的事,外文文献的中文翻译件也应在此刻日内全数提交。
3、行动审理阶段
应专利复审委员会告诉,要求人与专利权人于指定的日期参与行动审理,停止证据查询拜访和争辩。行动审理阶段是要求人充实陈说、诠释本身观点,申明各项有用来由及证据的的关头关头。
4、作出检查决议
实际中,口审后半年摆布的时候内,当事人会收到专利复审委员会作出的《有用宣布要求检查决议书》。按照《专利法》第四十六条的划定,当事人不平专利复审委员会做出的决议的,能够或许于收到告诉之日起三个月外向指定统领的北京市第一中级公民法院提起行政诉讼,从而启动后续的行政诉讼法式;刻日届满未提起行政诉讼的,该检查决议即告失效。
以上进程是专利有用宣布法式的通俗进程,此中,第1、2关头为履行证据检索与拟定有用要求战略的最好时代,第3关头为充实申明阐释实际和来由的时代,也是有用要求战略得以周全阐扬的时代,第4关头则为本场有用宣布法式闭幕、考证上述有用要求战略的时候节点。倡议专利有用宣布要求时,宜以该进程为时候轴,掌握各项处置题方针思惟和战略的操纵。
三、专利有用宣布要求证据检索思惟架构的构建体例
“工欲善其事,必先利其器”。倡议有用宣布要求,不斟酌纯真为迟延诉讼的方针 和专利权人的出格方针 ,要求人均希冀胜利有用专利的方针权力要求。专利权可否被胜利有用,在底子上取决于证据的检索和取得。在有限的补充证据刻日内汇集到足以颠覆被要求案的方针权力要求的不变性的证据,对专利有用宣布要求而言是相当首要的。
从体例论的视角看专利有用要求,在直到《专利法实行细则》第六十七条划定的增添有用来由或补充证据的时代停止之前的证据筹办阶段,须要从微观层面上搭建用于指点证据检索的思惟架构,在该架构的指点着落实证据检索任务。实际中,可遵照以下三个条理的思惟导向构建证据检索思惟架构以肯定相干证据:
(一)掌握广征博引的思惟导向,圈定方针数据源
数据库(源)是不是适合、检索战略适当与否,是影响证据检索成果的首要身分 。数据源的选定是停止专利有用宣布证据资料汇集的底子任务,壮大的举证能力离不开丰硕的数据源,差别的数据源能够或许对应于差别的文献范例,从数据源中取得记实或揭露被要求案的某些技术特色的文献是证据检索的间接方针。
用于专利有用宣布要求的证据的文献在《检查指南2010》中被界说为专利文献和非专利文献两种范例 ,本文参照该界说,按数据源的自力水平分为以下几种范例:专利文献、科技论文、公然出书物(期刊、杂志、行业告白等)、东西书与教科书等。以下扼要先容各类文献范例及其相干数据源的特色:
1、专利文献
专利文献存在于自力的专利数据库中,其在有用宣布要求法式中的应用最为遍及,其数据源也最为丰硕,技术计划最新,大都国度或地域出格是“七国两构造 ”均供给该国/地域的专利数据库供公家收费下载,此中以欧洲专利局供给的数据库 最为方便和周全,具备涵盖“七国两构造”的专利文献汇总。国际也有多家收费数据源。一切这些收费数据源,首要经由进程网页检索的体例供给给公家收费下载,均因网页智能化水平缺乏而存在检索和办理上的方便。如检索量较大时,宜接纳须要付费的贸易数据源或公用的检索东西停止功课。较早前的专利文献,凡是集合在西欧国度,是以,重点存眷发财国度的专利数据库,有助于前进检索效率。
2、科技论文
科技论文也有多家特地的数据源。科技论文属于非专利文献的一种,其文体要求与专利文献差别。实际中,科技论文实际代价高,但技术细节深切的水平有限,较少完全地揭露发现缔造的具体技术特色,偶有揭露,经常语焉不详、意犹未尽,乃至呈现子虚和紊乱。比方,韩国学习家黄禹锡2005年5月颁发在美国《学习》杂志上的对操纵患者体细胞克隆胚胎干细胞的技术,后经查询拜访证实纯属造假 。是以,肯定科技论文用作有用宣布要求的证据时,常需连系公知常识停止阐述,这类景象该当引发警戒。专利局检查员有肯定身手域习用技术手腕的实际话语权,是以罕见检查员在科技论文的底子上连系本身的逻辑阐述停止充实自在的阐扬,论证专利的新奇性和缔造性 。但有用宣布要求中的任何一方均无这类上风,按照谁主意谁举证的准绳,若是一方要在文献的底子上连系逻辑阐发论证习用手腕或别的公知常识,而对方当事人不予接管时,则存在较大的危险 ,经常难被合议组采信。
3、公然出书物
期刊、杂志、告白等类似情势,较少被接纳,除局部被汇集到科技论文数据源中外,并差别一集合的数据源,局部以藏书情势罕见于各舆图书馆。这一范例的文献所公然的信息量通俗更少,对照科技论文,较少能组成无力的证据。别的一方面,局部范例存在难以肯定公然日和公然体例的题目,难被采信。如触及域外证据时,还需停止绝对烦琐的域外公证等手续 ,较为方便,是以应谨严挑选操纵。
4、东西书和教科书
对东西书和教科书,其数据源较为团圆多样。《检查指南2010》中将这两种文献范例界说为公知常识的两种根底情势,此中东西书能够或许是技术手册、技术辞书等 。限于该些文献范例所固有的特色,“……对一些在实际中遍及接纳却又不在教科书、技术辞书、手册中载明的出格的公知常识停止举证长短常坚苦的” ,难以希冀经由进程东西书或教科书之类的文献来同等于被要求案的全数或局部技术特色,而要求人借助充实申明主意公知常识的权力又受制于专利权人 ,是以,东西书和教科书,凡是只作为有用要求证据的一种帮助情势加以操纵。
除以上差别范例外,另有别的证据链构造体例用于构造专利有用要求的证据,因其景象出格,较少接纳,不数据源的观点,故不触及。
以上各类差别的文献范例及其数据来历,均有本身上风,并行存在是可行的,偶然乃至是须要的。实行证据检索时,应以广征博引的思惟导向肯定数据源,适合接纳多种差别范例的证据停止连系,以告竣有用专利的权力要求的方针 。不论若何连系,要求人清晰的逻辑思惟能力是不可或缺的。只需了具备清晰的逻辑思惟能力,能力更好地操纵上述差别情势的证据来历。
(二)操纵时空纵横的思惟导向,肯定证据检索规模
一篇受权专利告诉布告中,触及的权力要求能够或许多达几十项,并且,跟着国际专利要求文件撰写水平的日趋前进,一份权力要求书中,权力要求的布局经常既会斟酌横向身分,如产品与体例权力要求并行,也会斟酌纵向身分,多条理限定细化技术特色。是以,有用宣布要求人在检索证据之前,应通读专利告诉布告全文对该专利停止全局掌握,以其技术范畴为基准,从以下两条思绪动手肯定证据检索规模:
起首,须要具备掌握被要求案所涉技术范畴在时候上的沿革的纵向思惟。
纵向思惟是指基于被要求案所要求保护的权力要求的技术计划的技术演进进程,以时候线为主轴停止证据检索的一种思惟。“对一项发现,最靠近的现有技术能够或许不止一个” ,每件专利,循其技术范畴的技术沿革进程,能发现后人积累的大批的技术细节,而这些细节便是被要求案的铺垫,或揭露了被要求案权力要求的区分技术特色的技术启迪,或间接同等于被要求案权力要求的区分技术特色,只需仔细检索,大大都景象下都能成心外收成,取得有助于以后专利有用宣布要求的相干证据。
案例一
4W100867号有用宣布要求案,发现缔造称号:可变相位移相器,专利号:00815637.9,专利权人:安德鲁责任有限公司,要求人:京信通讯体系(中国)有限公司。专利复审委员会于2012年7月11日作出第19006号《有用宣布要求检查决议书》 。该案中,要求人援用了US2961620A号专利告诉布告(Phase shifter for high frequency transmission line,移相器用高频传输线)作为最靠近的现有技术,其公然日为1960年11月22日,间接上溯到距今50多年前,将挪动通讯天线中的移相器的技术溯源直推至上世纪中期,其跨度堪称长远。
其次,须要具备掌握被要求案所涉技术范畴在空间上扩大的横向思惟。
横向思惟是指基于被要求案所要求保护的权力要求的技术计划的技术范畴,以此中所涉对现有技术做出进献的技术特色为按照,向能够或许应用该技术特色的相干技术范畴空间性延长停止证据检索的一种思惟。横向思惟较为合用于评估专利缔造性的场所,《检查指南2010》并未明文限定制止差别技术范畴的证据的操纵,反而给出了“附近和相干技术范畴”的开放性划定 ,是以,在技术启迪的指点下,横向拓展别的技术范畴,向相干范畴借用证据,是可行且有用的。
案例二
2008年5月17日由江西百胜门控装备有限公司提起要求的,发现称号为“无轨感到电动伸缩门”,要求报酬涂启纯等,专利号为ZL03113848.9,有用案号为W402173的专利有用宣布要求案中,要求人引入US4361202号专利告诉布告作为证据,该专利公然一种主动化路面运输体系,与被要求案所要求保护的主题本不属不异技术范畴,因为该证据接纳了主动导航体系,该主动导航体系与被要求案的区分技术特色操纵了不异的技术道理和高度分歧的技术特色。要求人是以经由进程主意二者在本色上同属电控道理而取得连系的合感性,继而操纵适合逻辑的推理将该份证据与别的证据相连系,主意相干权力要求不具备本色性特色和前进,从而不具备缔造性,不适合专利法第二十二条第三款的划定。该主意获合议组采信,从而促使专利复审委作出将被要求案的全数权力要求宣布有用的检查决议 。
可见,从技术范畴动手,以纵向思惟肯定证据检索的时候域,以横向思惟肯定证据检索的空间域,二者相连系便可组成证据检索的具备全局视线的时空纵横思惟导向,据此思惟导向可肯定更加公道的证据检索规模和相干指引,前进证据检索的效率。
(三)秉持不时改进的思惟导向,射中最好证据集
案例三
韩国扎尔曼公司的中国分公司,深圳思名烨科技有限公司,于2009年针对ZL 200620014919.7(发现称号:热管散热器,专利权人:杜建君)提起专利有用宣布要求。被要求案的权力要求1要求保护一种热管散热器,所述热管散热器包罗:具备吸热部和与所述吸热部盘曲毗连的散热部的热管和撑持所述热管的基座,其特色在于:所述基座的一正面上设置有沟槽,所述热管的吸热部经由进程挤压夹持在所述沟槽内 。
要求人向代办署理人供给了由国度学问产权局专利检索征询中心组成的检索报告,该报告援用了几多对照文件,此中对照文件1:CN2694359(发现称号:热管散热装配)与对照文件2:CN2500070(发现称号:散热装配)配合连系用于评估权力要求1无缔造性。该报告注释中记实:“对照文件2公然了一种散热装配,包罗导热柱10、热管20和基板40,此中导热柱10的一端经由进程冲压的体例与基板40过盈配合。对照文件2与对照文件1所属技术范畴不异,冲压和挤压都是为了使资料产生塑性变形,按照对照文件2公然的信息,身手域技术职员轻易想到在对照文件1中,热管的蒸发部能够或许经由进程挤压的体例到达与沟槽的过盈配合……(笔者注:是以权力要求1无缔造性)”。
经代办署理人具体阐发并摹拟休庭后,发现报告中“冲压和挤压都是为了使资料产生塑性变形”一句的逻辑不够松散,对有用宣布要求而言,接纳这类阐述很难取得合议组的撑持,也轻易成为专利权人的标靶,遂判断弃捐该份检索报告,另行检索证据。后以两份全新的证据,即CN2802422Y(发现称号:热管散热器)与CN2691054Y(发现称号:热管散热装配)相连系颠覆该权力要求的缔造性,后续的隶属权力要求也随之被有用 。
从该案例能够或许看出,逻辑阐发应贯串于证据检索的全进程,要求人该当具备不时改进的思惟导向,在检索证据进程中不时评估各项证据停止连系的可行性和这类连系逻辑的松散水平,一旦发现证据效率缺乏,该当判断将之裁减,从头检索和评估各项证据,直到找到最为适合的连系计划为止,毕竟射中最好证据集。
上述各类思惟导向中,“广征博引”建立了数据源的选用,“时空纵横”建立了检索规模的广度和深度,“不时改进”则建立了松散的检索评估立场,经由进程三者连系,综合操纵,建立起证据检索思惟架构,指点于实际,自可事半功倍。
固然,证据检索的操纵进程中,关头词的设计也须要讲求必然的技能,对证据检索手腕自有其矫捷的种技能和体例,可是,不论在细节上若何矫捷变革,而在微观层面上,证据检索的思惟导向却根底不离开以上各点的精力。至于若何前进证据的射中率与靠得住性,依然须要依靠于功课者的履历和聪明。只需履历松散靠得住的证据汇集进程,能力给以后战略的矫捷拟定并操纵带来方便。
四、专利有用宣布要求的战略及其操纵体例
从体例论的视角看专利有用宣布要求,须要进一步领会专利有用宣布要求的综合战略拟定及其操纵体例。
作为担纲一项专利的有用宣布要求的计划拟定者,起首该当能熟习操纵《专利法实行细则》第六十四条第二款划定的各条专利有用要求来由,在阐发被要求案的进程中,渐进论证各条专利有用要求来由与被要求案权力要求相连系的可行性,肯定用于有用宣布要求最为有益的来由(须要时连系开端证据),进一步尽能够或许多地肯定别的能够或许起帮助感化的隶属来由,每条有用要求来由即为一条轴线,以此为底子睁开全数有用宣布要求具体实行计划的拟定,包罗各类来由的优先顺序和交叉干系的肯定、证据的检索和操纵体例、庭审的应变计划等 。
绝对专利权人在有用宣布要求中的主动位置而言,专利有用宣布要求人具备更加矫捷多样的战略,这些战略均办事于同一方针,行将被要求案的方针权力要求全数有用。是以,领会和操纵这些战略,对专利有用宣布法式相当首要。以下连系几多案例,对各类战略稍作提取归纳综合:
(一)多线并行,趁火打劫
凡是,提起有用宣布要求时,该当包罗多条专利有用要求轴线,肯定对本身最为有益的一条作为庭审时的主轴,以指点合议组和专利权人按照要求人的预约思绪睁开争辩。当主轴线被击溃时,应有别的帮助轴线加以撑持,以便要求人持续节制庭审思绪的主导权,到达影响合议组和专利权人思绪的方针,最大水平地避免要求人本身陷于筹办缺乏的倒霉地步。
在一项专利有用宣布要求中设计多条轴线,能够或许起到出奇制胜的成果。操纵书面资料对多条轴线之间的首要性停止混合,彰显首要轴线,埋没主轴线,松弛专利权人,而在口审时则显现主轴线,出其不料,直攻关键 。在京信公司有用美国安德鲁公司的系列案件中,要求人充实操纵了这一战略。安德鲁公司题为“天线节制体系”的系列专利,先以母案ZL95196544.1进入中国,后经由进程分案分手出别的四件同名专利,前后均被受权。安德鲁“天线节制体系”中的母案触及天线节制体系的发现主题局部先被吴慧瑛,后其分案之一也被京信公司胜利有用。不论哪一件专利,要求人均操纵了多条专利有用宣布要求来由。
案例四
2006年11月29日,要求人吴慧瑛针对专利号为95196544.1(母案)、称号为“天线节制体系”(下称涉案专利)、专利权报酬安德鲁公司(笔者注:曾屡次变革)的发现专利,以涉案专利不适合《专利法实行细则》第二十条第一款(笔者注:旧法)和《专利法》第二十六条第四款、第二十二条第二款等来由向专利复审委提出有用宣布要求。经检查后,专利复审委作出第10009号决议 ,以权力要求14至24不适合《专利法》实行细则第二十条第一款为由,宣布涉案专利局部有用。
安德鲁公司不平上诉决议,上诉至法院,后北京市第一中级公民法院撤消上述决议,专利复审委与要求人提起上诉,北京市高等公民法院保持一审讯决,专利复审委员会依法从头建立合议组从头停止审理。2009年10月28日,专利复审委作出第14048号决议 ,以权力要求14至24不适合《专利法》第二十六条第四款的划定为由宣布涉案专利局部有用。专利权人再次上诉到法院,北京市第一中级公民法院和北京市高等公民法院别离作出撑持第14048号决议观点的讯断书,宣布涉案专利权局部(笔者注:为要求人希冀有用的全数方针权力要求)有用。
可见,该案颠末两轮有用宣布法式,每轮法式均走完后续的全数行政诉讼法式,第一轮中专利复审委以《专利法实行细则》第二十条第一款为由作出有用宣布要求胜诉决议,但因专利复审委员会适法不妥而遭法院采纳,发还重审。第二轮重审时,要求人凸起合用的来由,专利复审委员会调剂合用的法令,以《专利法》第二十六条第四款加以合用,并连续取得两审法院的撑持,要求方取得全案完胜的战果。
正因该案虚无缥缈、盘曲盘曲,2011年,该案被评为天下十大有用案件之一,官方在其新闻稿 中指出:“本案的检查及相干诉讼法式取得了中国际地及中国香港多家媒体的极大存眷,有用晋升了泛博社会公家对我国专利复审有用检查轨制的熟悉,对我国企业在环球规模内冲破专利壁垒供给了履历撑持”。
是以可知,有用宣布要求中组合多项有用宣布要求来由,多线并行,多管齐下,较为保险。须要注重的是,多项有用宣布要求来由的提出,不可援用失据,也不可乱搬乱套,而应是在具体阐发了被要求专利和所用证据以后做出的公道接纳。
(二)巧辟门路,直攻关键
固然大都专利是小步前进的,轻易找到相干的技术特色加以有用,但依然有局部专利是较为底子的技术首创,业内绝对性地称之为根底专利 。对此类专利,要求人破费大批的时候用于证据检索,毕竟能够或许一无所得,乃至意气消沉。实际证实,实在景象并非如斯失望。
按照今朝的国际产业款式来看,具备技术首创性的根底专利,大多源自东方发财国度,是时下“专利壁垒” 组成的根底。这些国度的要求人,凡是优先在本国际停止专利要求,而后经由进程《巴黎条约》和/或《专利协作条约》的路子进入别的国度,包罗中国。比方前述安德鲁公司的系列专利最少进入了美国、中国、巴西、欧洲等国度/地域停止专利要求。这类景象下,在后要求必然会主意原始要求的优先权。偶然,一件在后要求会主意多件在先要求的优先权。不论优先权个数几多,只需主意了优先权,在优先权日与要求日之间便组成了时候上的空窗期。空窗期的存在,为有用要求战略的拟定供给了进口。正视这一空窗期,确认并操纵被要求案对优先权的误用,有助于停止证据检索和拟定怪异的要求战略。
《检查指南2010》对优先权核实的通俗准绳局部 指出“检查员该当把在先要求作为一个全体停止阐发学习,只需在先要求文件清晰地记实了在后要求权力要求所述的技术计划,就该当认定该在先要求与在后要求触及不异的主题。检查员不得以在先要求的权力要求书中不包罗该技术计划为来由,而谢绝赐与优先权。”“若是作为优先权底子的多件本国或本国的专利要求,别离记实了差别的技术特色,而在后要求的权力要求是这些特色的组合,则多项优先权不能建立。”据此能够或许推定,只需某件在先要求未涵盖在后要求所要求保护的权力要求的全数技术特色,则在后要求的该权力要求便不能主意该在先要求的优先权。这类景象下,在后要求的优先权主意固然情势上绝对该在先要求是建立的,但本色上可经专利复审委员会核实后确认该优先权主意绝对该在先要求而言并不建立。优先权主意一旦被颠覆,则在后要求所主意的优先权日也能够或许得不到撑持,由此也将影响空窗期的实际时候跨度。
罕见的毛病主意优先姑且致使在后要求的空窗期产生变革的景象以下:
(1)在后要求主意了单件在先要求的优先权,但在后要求所要求保护的权力要求的一切技术特色只需局部呈现在其所主意的单件在先要求中,这类景象下在后要求的该权力要求所主意的优先权不建立。
(2)在后要求主意了要求日不异或差别的多件在先要求的优先权,但不一件在先要求涵盖了在后要求所要求保护的权力要求的一切技术特色,这类景象下在后要求的该权力要求所主意的一切优先权均不建立。
(3)在后要求主意了要求日差别的多件在先要求的优先权,但有最少一件在先要求并未涵盖在后要求所要求保护的权力要求的一切技术特色,这类景象下在后要求的该权力要求所主意的该件未涵盖一切技术特色的在先要求的优先权不建立。
以上便是误用优先权的并致使在后要求的空窗期隐含后天缺点的几种景象。有用宣布要求中,要求人可对照上述景象,操纵被要求案的专利告诉布告文本与作为其优先权底子的在先要求的专利要求文件停止比对阐发,从而做出在后要求的权力要求的优先权主意是不是建立的预判,以期完全消弭或延长在后要求的空窗期,扩大证据检索的时候跨度,为找到更无力的证据缔造机遇。
凡是,将空窗期的后天缺点转化为要求战略的上风首要有以下两种景象:
第一种景象是先完全消弭空窗期再行冲破。
实际中,局部要求人、代办署理人等对优先权的懂得不透辟,或在要求专利阶段思考不周,故而组成缝隙。北京戈程学问产权代办署理有限公司在其《浅析专利要求中的本国优先权》 一文中指出:“因为今朝核实优先权的要求与超规模的检查要求比拟较为宽松,以是经由进程要求本国优先权的体例来从头撰写权力要求从而取得比拟抱负的保护规模,与前几种体例比拟,具备更高的可行性。”该文视轨制设置为战略进口,居心以超规模的点窜成手腕对作为优先权底子的在先要求停止点窜,扩大权力要求保护规模后,作为在后要求从头提出。操纵这类所谓的战略无疑是高危险的,这类景象下,不论其主意的优先权有几多项,因为其所接纳的战略存有后天缺点,故经常致使在后要求的优先权主意得不到本色上的撑持,从而优先权主意成为完全消弭空窗期的标靶。
这类景象下,一旦有人在空窗期内要求或公然了与在后要求不异或附近的技术计划,固然在后要求已在情势上主意了在先要求的优先权,可是,经核实优先权并确认优先权不建立后,上述空窗期内要求或公然的技术计划依然能够或许致使在后要求不具备新奇性或缔造性。
第二种景象是先实验延长空窗期的跨度再行冲破。
这类景象首要合用于主意多项优先权的被要求案,经由进程延长空窗期的时候跨度,能够或许为证据检索规模争夺到更靠近被要求案的要求日的一段时候,而与被要求案要求日越靠近的文献,其所揭露的技术计划(特色)与被要求案的技术计划(特色)的类似度就越高,实际上对被要求案的要挟就越大。以下请参阅京信公司与安德鲁公司系列专利胶葛案件中天线节制体系分案的案例:
案例五
前述的京信与安德鲁系列案件中,其分案(被要求案)之一,发现称号:天线节制体系;专利号:02118420.8。该案随其母案主意两份新西兰的要求的优先权,两份要求的告诉布告号别离为(1)NZ264864与(2)NZ272778,要求日别离为(1)1994年11月4日与(2)1995年8月15日。情势上,被要求案的优先权日能够或许追溯到最早的优先权日,即1994年11月4日。
被要求案全案焦点的自力权力要求1要求保护:
一种蜂窝基站通讯体系,包罗:
多个被驱动的天线阵,所述天线阵产生可节制的波束;和
一样多个移相器,其可运转地耦合到所述多个天线阵;和
节制器,其耦合到所述天线阵,用于节制所述多个波束的倾角。
要求人检索到的局部证据以下:
证据1为专利文献:WO9510862,A VARIABLE DIFFERENTIAL PHASE SHIFTER(可变差分相位移相器),公然日:1995年4月20日,与被要求案为同一要求人,但公然日落在被要求案的两项优先权的要求日之间,故需核实被要求案的优先权。
证据2为1991年颁发的科技论文,公然一种蜂窝通讯天线微带基站 。
要求人经由进程比对发现,被要求案最早的优先权要求中,并未包罗自力权力要求中的“节制器”这一技术特色,也不存在处置权力要求1中的节制器所要处置的技术题方针技术启迪。按照《检查指南2010》对优先权核实的相干划定 ,被要求案优先权日不能主意最早的优先权要求(1)NZ264864的要求日,而最多应被推延至优先权要求(2)NZ272778的要求日。按照这一精确预判,要求人延长了被要求案的空窗期,判断引入证据1,用于评估自力权力要求1的缔造性。
据此,证据1被肯定为最靠近的现有技术,被要求案的自力权力要求1与证据1比拟较后的区分技术特色为:节制器,其耦合到所述天线阵,用于节制所述多个波束的倾角。从头肯定权力要求1所要处置的技术题目在于:完成对通讯体系中的多个天线阵的集合节制办理。
而证据2恰好公然了上述区分技术特色,证据2所公然的记实揭露了操纵节制器对多个天线阵的波束下倾停止调理以完成集合节制的计划,给出了将证据2所公然的上述区分技术特色应用于证据1以处置上述技术题方针技术启迪,故被要求案的自力权力要求1不具备凸起的本色性特色和明显的前进,不适合《专利法》第二十二条第三款的划定。
合议组采信要求人的上述和随附的后续主意,从而作出检查决议 ,宣布被要求案全数权力要求有用。专利权人随后启动行政诉讼法式,前后经两审终审,均腐败而归。与被要求案相干的专利侵权民事诉讼天然不攻自破,京信公司在本案中完胜。
案例五明显是对延长被要求案的空窗期的最好诠释。该案的胜诉,要求人对有用宣布要求的巧辟门路的战略操纵虽功不可没,可是对时下执业的代办署理人与专一创新的专利权人也具备警示感化。“优先权准绳源自1883年签定的《保护产业产权巴黎条约》,方针是为了便于缔约国公民在其本国提出专利或牌号要求后向其余缔约国提出要求” 。可是,不论是第一种景象中对优先权的滥用,仍是第二种景象中对优先权的轻忽,均能够或许成为倒霉于专利权人本身的身分,不公道地设置优先权、随便交叉递交内容附近的专利要求,毕竟能够或许搬起石头砸本身的脚。
与上述几种景象相干的案例应不罕见,亦不鲜见,不论若何,这类巧辟门路的有用宣布要求战略的位置却不容置疑,矫捷操纵各类有用要求战略固然也应包罗对优先权的周全统筹。
(三)以子之矛,攻子之盾
一件受权专利可否在其法定刻日内不被宣布有用,除决议于其技术含量外,专利要求的撰写品质和要求战略,也在必然水平上决议了专利的不变性 ,是以,当真看待每件专利,是每位代办署理人和要求人该当配合正视的题目。
1、专利要求撰写品质不佳所致使的自相抵触
撰写品质不佳的专利,出格是存在技术计划前后抵触的专利,有两方面的弊病,一方面因为其技术计划本身含糊其词,经常很难间接找到能够或许将之有用的证据,而其在民事诉讼案件中却能够或许被肆意诠释而滥用;别的一方面虽可动用如《专利法》第二十六条第三、四款之类的情势条目加以有用,但合议组却经常难以掌握尺度而没法做出可预期的决议。这类专利的存在,对要求人和专利权人,孰利孰弊,不得而知。而专利有用宣布要求中,基于这一实际题目,接纳响应的战略,却不失为一种挑选。
案例六
被要求案专利号:ZL200420104960.4,发现称号:鼠标功效状况记实显现装配,专利权人:张原荣。要求人东莞宏笙电子有限公司经阐发发现被要求案权力要求1、5不适合专利法第26条第3款的划定,具体为:
(1)在图1A中,有线鼠标微处置器与万用总线节制单位之间经由进程有线鼠标感测影象处置器相毗连,而图1B显现的毗连干系申明有线鼠标微处置器与万用总线节制单位是间接电性毗连的,这是前后抵触的。且图1B的电路图中,显现单位的两个二极管D1和D2是间接与鼠标感测影象处置器(包罗于U3)电性毗连的,而非权力要求书、申明书、图1A和图2中的显现单位与有线鼠标微处置器电性毗连的干系。
(2)权力要求1和5中均触及“鼠标感测影象处置器(34、12)”,但本专利申明书不对该特色作出任何诠释,身手域技术职员没法晓得该特色在该技术计划中起到何种感化,和与别的部件之间存在何种联系。在申明书未界定该观点和未充实公然其更具体的技术计划的条件下,身手域内通俗技术职员即便晓得光电鼠标的任务道理,也没法肯定被要求案的权力要求想要到达的保护规模。
(3)身手域技术职员没法晓得鼠标感测影象处置器(34,12)在后续权力要求2、6中与位移侦测单位(38,16)之间的干系,位移侦测单位接纳何种手腕停止侦测也不可知;在图2和图1A中,位移侦测单位是将其侦测的位移单向间接传输给鼠标感测影象处置器的;本专利经由进程有线鼠标感测影象处置器后发送给万向总线节制单位,有线鼠标感测影象处置器所起感化不清晰?
由此要求人以为被要求案全体逻辑紊乱,按照《专利法》第二十六条第三款的划定,申明书该当清晰地记实发现或合用新型的技术计划,具体地描写完成发现或合用新型的具体实行体例,完全地公然对懂得和完成发现或合用新型必不可少的技术内容,到达所属技术范畴的技术职员能够或许完成该发现或合用新型的水平,而被要求案明显不适合该款划定,故要求专利复审委员会宣布被要求案全数权力要求有用。
固然在后续专利复审委员会作出的第13159号有用宣布要求检查决议 中,并未撑持要求人的这一主意,可是,当事各方对本案仍存有争议,要求人未持续行政诉讼的法令布施路子,致本案无法令上的公论。可是,毫无疑难,本案的要求文件无可反驳地存在多处自相抵触的描写,操纵这些自相抵触拟定有用宣布要求战略,也是专利有用宣布要求应具备的思绪之一。
案例七
作为得不到合议组撑持的案例六的反例,阿托伐他汀有用宣布要求案 也以专利法第二十六条第三款为来由,以申明书的自相抵触实际为按照,胜利有用辉瑞公司的子公司沃尼尔•朗伯公司所持有的ZL 96195564.3号专利。
2、不的当的专利要求战略埋下的本可避免的隐患
案例五安德鲁公司系列专利中的分案(ZL 02118420.8)的有用宣布要求一案中,要求人所援用的证据1 ,也与该案例的被要求案为同一专利权人即安德鲁公司持有。正因安德鲁公司未注重到其被要求案的优先权主意得不到本色撑持和未注重到证据1的公然时候落在被要求案的空窗期内这一题目,而致使证据1的公然日恰好落在安德鲁公司的被要求案的空窗期内,形成被要求案的空窗期被延长的实际,才毕竟致使被要求案被胜利有用。是以,如同案例五,操纵专利权人在系列专利要求阶段埋下的隐患,用专利权人本身的专利文献进犯专利权人的涉案专利,某种意思上,也合用以子这矛、攻子之盾的要求战略,同理可资鉴戒。
可见,诸如斯类的案例,基于专利要求文件本身撰写的缺点,或专利权人本身埋下的一些隐患,以子之矛,攻子之盾,也是提出有用宣布要求时不可轻忽的战略。
(四)参考之资,能够或许攻玉
跟着环球化的步调加快,企业的专利布局所涉地域规模也愈来愈广,不论是外洋企业仍是国际企业,同一专利进入多个国度或地域停止同步要求已很是遍及。固然列国专利检查标准不一,毕竟迥然差别,是以,针对同一发现缔造,一个国度的检查能够或许影响到别的一国度的检查,是不争且可预期的实际。出格是“专利检查高速公路 ”建立以后,这类景象将愈来愈直观。
专利经受权告诉布告后,后续能够或许产生的检查只能被后置于有用宣布法式中,是以,有用宣布要求人有形中担负了公家检查员的脚色。是故,对在多个国度停止要求的同一发现缔造的专利家属 的成员而言,在倡议有用宣布要求时,除能够或许操纵其余战略对被要求案举事外,还可按照上述道理,查寻与被要求案相干的专利家属成员在响应国度的法令状况,和取得这些成员在列国的中心检查进程文件,在此中发现有益的证据加以操纵,一样能够或许起到事半功倍的感化。
前述案例一可变相位移相器案,颠末两轮专利有用宣布要求法式,在第一轮有用宣布要求法式中,要求人主意被要求案权力要求1中平行导体上存在的氧化物涂层耦合外表的设置为公知常识 并阐述其来由。但因为要求人并未能在法按时候内取得撑持该主意的有用证据,故而该主意未能取得专利复审委员会的认同。要求人后续调阅了欧洲专利局检查中心进程文档,文档揭露欧洲专利局检查员在其检查定见中指出在金属铝外表涂覆氧化物涂层使其具备耐侵蚀、耐磨擦从而避免平行导体之间的彼此调制的感化是为公知常识。而要求人收到该检查定见后,遂抛却对该检查定见的争辩,该案在欧洲专利局功成身退。基于这一实际的开导,要求人确信公知常识证据的存在,是以持续检索证据,颠末不时尽力,终究发现与该所称的公知常知趣干的WO97/46738A1号PCT国际要求文献(证据2,公然日:1997年12月11日)。要求人从而倡议第二轮专利有用宣布要求,毕竟专利复审委员会在2014年2月26日作出的有用宣布要求决议书 中宣布被要求案的全数权力要求有用。在该决议书的决议要点中记实有“若是权力要求要求保护的技术计划和对照文件比拟存在区分特色,可是所述区分特色的一局部属于公知常识,其余局部在别的一篇对照文件中被公然,现有技术全体上给出领会决从头肯定的技术题方针技术启迪,则该权力要求绝对两篇对照文件与公知常识的连系不具备凸起的本色性特色和明显的前进,是以不具备缔造性”。
前述案例五天线节制体系分案中,因为新西兰的两份优先权要求为该国的姑且申明书 ,而该国未经由进程网站之类的公然路子供给姑且申明书的专利文献,并且经向该国专利主管构造征询,该国为姑且申明书的专利文献正本的取得设置了多重方便于本国人操纵的妨碍。所幸的是,要求人经由进程比对欧洲专利局的检查进程中心文件发现该局已调取了两份优先权底子的原始要求的全数文件,是以间接加以操纵,对被要求案的优先权主意是不是建立停止精确的预判,取得山穷水尽的见效。
由以上两个案例可知,列国对同一发现缔造做出差别的检查成果,有专利法异同的客观身分,也有检查员的报酬客观身分,其成因不能一律而论。可是,一个国度对同一发现缔造所做出的检查定见,对其余国度的有用宣布要求的鉴戒感化却不容否认。前述案例一中,受欧专局的检查定见开导而取得的证据2在第二轮有用宣布要求中产生了本色性的影响;案例五中,欧专局中心进程文件所保存的两份优先权底子文件对该有用宣布要求案的影响也是决议性的。是以可知,对不异发现缔造而言,其余国度的专利主管构造所作出的检查定见,对评估本国专利不变性具备不容否认的鉴戒感化。
综观上述四点有用宣布要求战略,其操纵不应离开证据检索进程中所操纵的思惟导向,操纵者宜将证据检索思惟导向与有用宣布要求战略相渗入停止,以期相反相成、相形见绌。证据检索思惟导向是有用宣布要求战略的底子,而有用宣布要求战略则是证据检索思惟导向的更高位阶的指引。证据检索的成果影响到要求战略的操纵,而要求战略的操纵又进一步规整证据检索进程。总之,证据检索思惟导向与有用宣布要求战略是有用宣布要求案件的两个不可彼此伶仃的关头,有用宣布要求的胜利与否,除被要求案的权力要求所要求保护的技术计划确属严重的发现缔造以外,很大水平上取决于该两个关头的符合水平,矫捷操纵证据检索思惟导向和有用宣布要求战略将大大前进有用宣布要求的胜利率。
五、结语
本文先容了专利有用宣布法式所操纵的法定来由及其所经差别阶段,进而先容若何经由进程构建有用宣布要求的证据检索思惟架构,并具体先容各类有用宣布要求战略及其操纵体例,出格是连系了一些笔者实际中履历的案例停止先容,是从体例论的视角对若何处置专利有用宣布要求的一种实验性摸索,愿与业内精英配合切磋。